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| 洞悉英国知识产权局新指引：计算机实施发明的创造性评估走向 | | 点击数：47 更新时间：2026/9/21 收藏此页 |
| 英国知识产权局（UKIPO）发布了关于计算机实施发明（包括涉及人工智能的发明）的英国专利申请检索与审查的新指南：《根据1977年专利法（修订版）进行的英国专利申请检索与审查》。
该指南的出台，是因应英国最高法院在正在进行的“Emotional Perception”案中所作出的判决，该案目前已回到审查阶段，即原告Emotional Perception AI Limited诉被告专利、外观设计和商标局局长（Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks）。
该指南确认，英国审查员在评估一项权利要求的可专利性时，应按照英国最高法院在“Emotional Perception”判决中对《英国专利法》第1条所作的解释来进行。具体而言，审查员不再适用所谓的“Aerotel测试”来判断权利要求的发明是否完全属于被排除可专利性的主题。
更具体地，英国审查员应遵循与欧洲专利局（EPO）评估可专利性时所采用方法一致的三步法，即包括第一道门槛、中间步骤和第二道门槛。对于计算机实施发明，通过在专利权利要求中记载“任何硬件”（例如，记载方法步骤由计算机执行），即可轻松跨过第一道门槛。
中间步骤要求识别出权利要求所保护的发明中，哪些特征对发明的整体技术性有所贡献。这需要逐项分析权利要求中的各个特征。某个特征即便单独看来不属于技术性的，仍可能对权利要求的技术主题产生贡献或与之发生关联。
第二道门槛则涉及评估该权利要求是否具有新颖性和创造性。虽然指南指出，第一道门槛和中间步骤的实施很可能遵循EPO对相应步骤的实施方式，但第二道门槛的情况则并非如此。具体而言，根据最高法院的判决，该指南表明，英国审查员在评估创造性时应继续遵循既有的“Pozzoli方法”，而非采用EPO的“问题—解决法”。
虽然这种UKIPO与EPO在创造性评估方法上的差异，并非仅限于计算机实施发明，而是适用于所有主题的专利申请，但它可能导致两局审查员以及专利从业者在考量权利要求的“技术贡献”或“技术效果”时，产生不同的认识和判断。
在EPO的“问题—解决法”下，审查员首先会确定权利要求中哪些特征区别于最接近的现有技术，并考察这些特征带来了怎样的技术效果，据此来构建待解决的客观技术问题。随后，再从本领域技术人员的角度出发，假设其以最接近的现有技术为起点，面对该客观技术问题时，是否会以显而易见的方式对最接近的现有技术进行修改，从而得到能够覆盖权利要求所保护主题的方案。
在UKIPO的Pozzoli方法下，首先需要确定权利要求的发明构思。对于计算机实施发明而言，创造性评估中只能考虑权利要求中的技术特征。根据“Emotional Perception”判决第106段的指引，该发明构思可与中间步骤中所认定的、从整体上看的权利要求技术特性相对应。接下来，需要将被引用为“现有技术”的内容与权利要求的发明构思进行对比，看二者之间是否存在差异，以及差异具体何在。
由此可知，就创造性评估而言，UKIPO所认定的权利要求“发明构思”与EPO所认定的“技术效果”在性质上存在根本不同。原因在于，EPO的“技术效果”是参照最接近的现有技术来确定的，而UKIPO的“发明构思”在确定时并不参照现有技术。这一差异在计算机实施发明领域尤为值得关注，因为这类发明的“技术性”本身就是一个容易引发争议的问题。至于这种差异最终是否会导致两局在实际审查结果上出现不同，目前尚有待观察。
其次，EPO的“技术效果”通常涉及权利要求的新颖特征实现了什么，即带来了何种益处，而非涉及权利要求特征本身；而UKIPO的“发明构思”通常被表述为权利要求特征及其效果的组合，例如，发明构思在于关键特征A、C和F，从而带来X的益处/效果。因此，UKIPO通常所指的权利要求“发明构思”，似乎并不完全等同于权利要求从整体上来看所具有的技术特性，而更倾向于指一个或多个关键技术特征结合其声称的有益技术效果。事实上，为了执行Pozzoli测试的第三步（该步骤要求对现有技术与发明构思之间的差异进行比较），需要的是对发明构思有贡献的权利要求特征，而不仅仅是其技术效果，以确保比较是在特征之间进行，而非试图将特征与效果进行比较。
总体而言，新指南是朝着使UKIPO的方法更接近EPO方法迈出的受欢迎的一步，EPO的方法往往能为申请人带来相对可预测的结果。（编译自www.mondaq.com）
来源：中国保护知识产权网
采编：海外纠纷应对指导泰州工作平台
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